知財エンジニアリング基礎

スタートアップとの技術連携と知財：技術者が評価・契約で注意すべきポイント

技術者の皆様、いつも研究開発の最前線でのご尽力、誠にありがとうございます。「知財エンジニアリング基礎」は、技術者視点での知財活用をサポートする情報を提供しています。

近年、大企業が研究開発を加速させ、新たな事業機会を探索する上で、スタートアップとの連携は重要な選択肢となっています。技術導入、共同開発、投資、M&Aなど、その形態は多様化しています。スタートアップが持つ革新的な技術やスピード感は魅力ですが、連携を成功させるためには、技術的な評価に加え、知的財産権（以下、知財）に関する適切な理解と対応が不可欠です。

スタートアップは、その性質上、知財の管理体制が未成熟であったり、設立前の技術開発に関わる知財の帰属が不明確であったりするなど、大企業とは異なる知財課題を抱えているケースが少なくありません。技術者としてスタートアップとの連携に関わる際には、これらの知財特有のリスクを正しく理解し、技術評価の一部として知財を適切に評価し、契約において必要な条項を把握しておくことが極めて重要になります。

本記事では、技術者の皆様がスタートアップとの技術連携において、知財の観点からどのような点に注意し、どのように考え、行動すべきかについて解説いたします。

スタートアップ連携が技術開発にもたらす機会と知財の役割

スタートアップとの連携は、自社にはない独創的な技術やアイデアを取り入れる機会となります。これにより、自社の研究開発のスピードアップ、開発コストの削減、新たな技術分野への参入、市場への早期展開などが期待できます。

このような連携において、スタートアップが保有する技術の「価値」を定める要素の一つが知財です。特に特許権は、技術の独占的な実施を可能にし、競争優位性を確保する重要な権利です。スタートアップの技術力を評価する際には、単に技術内容だけでなく、その技術が知財によってどのように保護されているのか、あるいは保護されうるのか、という知財の側面からもアプローチすることが求められます。

知財は、連携における対価の算定根拠となったり、共同開発成果の分配方法を定めたり、あるいは将来的な事業展開における役割分担を明確にしたりするための「共通言語」としても機能します。技術者が知財の基本的な役割を理解しておくことは、スタートアップとの円滑なコミュニケーションや、連携の成果を最大化するために不可欠です。

スタートアップ連携における知財特有のリスクと課題

スタートアップとの連携には、以下のような知財に関する特有のリスクや課題が伴うことがあります。技術者はこれらの点を認識しておく必要があります。

• 知財管理体制の未成熟さ: 創業間もないスタートアップでは、知財戦略や管理体制が十分に整備されていない場合があります。技術開発の記録が不十分であったり、秘密情報管理のルールが曖昧であったりするリスクがあります。
• 設立前の技術開発: スタートアップのコア技術が、創業者が個人として活動していた時期や、大学・研究機関に所属していた時期に開発されていることがあります。この場合、技術の権利帰属が創業者個人、大学、あるいは以前の雇用元などに分散している可能性があり、権利関係の確認が複雑になります。
• 秘密情報の取り扱い: スタートアップとの技術的な議論を進める上で、互いの秘密情報を開示・共有する場面が多く発生します。十分な秘密保持契約（NDA）がないまま技術詳細をやり取りしたり、NDAがあってもスタートアップ側の管理が徹底されていなかったりするリスクがあります。
• 資金調達に伴う知財の変動: スタートアップは資金調達を行う過程で、投資家からの要求によって知財の棚卸しや整理（例: 個人の知財を法人に移転するなど）を行うことがあります。このような変動が、連携の条件や進捗に影響を与える可能性があります。
• 従業員の退職に伴う知財流出: スタートアップは人材の流動性が比較的高い傾向にあります。キーとなる技術者が退職する際に、技術情報や知財が適切に管理されず流出するリスクも考慮する必要があります。

技術評価における知財の観点

技術者がスタートアップの技術を評価する際、技術内容の優位性や実現可能性だけでなく、知財の観点からも多角的に評価を行うことが重要です。

1. スタートアップの知財ポートフォリオ評価:

   • 量と質: どのような知財（特許、意匠、商標、著作権など）を保有しているか？出願件数だけでなく、個々の権利の技術的な広さ、強さ、存続期間などを評価します。特に特許については、発明の範囲（クレーム）が技術の本質を捉えているか、競合が迂回しにくい強力な権利となっているかなどを確認します。
   • 技術との関連性: 保有知財が、評価対象のコア技術や周辺技術をどれだけ効果的に保護しているか？技術の優位性が知財によって裏付けられているかを確認します。
   • 出願状況: 出願中の知財があれば、その技術内容や審査状況を確認します。
   • 海外展開: 海外での知財出願や権利取得の状況を確認します。将来的なグローバル展開を視野に入れる場合、対象国での権利化ができているかは重要な評価ポイントです。

2. 権利範囲と侵害リスクの評価（FTO: Freedom to Operate）:

   • スタートアップの技術を導入・活用する際に、自社や第三者の既存知財（特に特許権）を侵害するリスクがないかを評価します。これは、技術評価の不可欠な一部です。
   • 技術者が主体となって、関連技術分野の特許情報を調査し、スタートアップの技術が既存特許の権利範囲に含まれる可能性がないか検討します。必要に応じて、知財部門や外部専門家と連携します。
   • 侵害リスクが見つかった場合は、そのリスクの度合い（例えば、権利が有効か、権利範囲が狭いかなど）を評価し、回避策（設計変更、ライセンス交渉など）の可能性を検討します。

3. 秘密情報の評価:

   • スタートアップが技術の一部を秘密情報として管理している場合、その情報の特定性、秘密管理性、有用性、非公知性などを評価します。技術者が秘密情報の内容を理解し、その価値や保護の適切さを判断する役割は大きいと言えます。

技術評価のプロセスで知財の観点を組み込むことで、単なる技術的なポテンシャルだけでなく、その技術が事業として成立しうるか、将来的に収益に貢献しうるか、といったビジネス上の価値も同時に評価することが可能になります。

契約段階で技術者が注意すべき知財条項

スタートアップとの連携において、技術者は知財に関する契約条項にも注意を払う必要があります。直接契約交渉の場にいなくても、契約内容が自らの研究開発活動や成果に影響を与えるため、知財部門や法務部門と連携し、技術的な観点から意見を述べることが重要です。

主な知財関連条項の例：

• 共同開発成果の帰属: 共同で開発した技術や知財（発明など）の権利が、どちらに、またはどのように帰属するかを明確に定めます。技術者は、自社の貢献度や将来の活用計画に基づき、適切な権利帰属がなされているかを確認する必要があります。
• ライセンス条件: スタートアップの既存技術を利用する場合や、共同開発成果を利用する場合のライセンス条件（対象技術、期間、地域、用途、対価、サブライセンスの可否など）を確認します。技術者は、必要な技術を、必要な範囲で、現実的な条件で利用できるか、といった観点から確認します。
• 秘密保持: 開示された秘密情報の範囲、使用目的、期間、返還・破棄の方法、例外などを定めます。技術者は、自社が受け取るべき情報、開示してはならない情報、そして秘密情報の管理方法に無理がないかを確認します。
• 表明保証: スタートアップが、自社の保有する技術や知財が第三者の権利を侵害しないことなどを保証する条項です。技術評価でFTOの検討結果を踏まえ、適切な表明保証が含まれているかを確認します。
• 解除時の知財処理: 契約が途中で終了した場合に、それまでに生まれた知財や開示された秘密情報をどう扱うか、ライセンスはどうなるかなどを定めます。技術者は、中止の場合でも自社の研究開発活動に致命的な支障が出ないかを確認します。

これらの契約条項は、連携の成功だけでなく、万が一連携がうまくいかなかった場合のリスクを最小限に抑えるためにも非常に重要です。技術者は、契約書の内容を鵜呑みにせず、自社の技術戦略や研究開発計画と照らし合わせて、違和感があれば関係部門に確認・相談することが求められます。

連携を成功させるための技術チームの役割

スタートアップとの技術連携を円滑に進め、知財面のリスクを管理し、成果を最大化するために、技術チームが果たすべき役割は多岐にわたります。

• 知財部門との密な連携: スタートアップの知財評価、FTO調査、契約交渉における技術的な意見提供など、早期から知財部門と連携し、専門的なサポートを受けることが重要です。
• スタートアップ側との建設的なコミュニケーション: スタートアップの知財に対する考え方や管理体制の現状を理解しようと努め、必要に応じて知財の重要性や管理改善について建設的に議論できる関係を築きます。
• 技術評価レポートへの知財観点の反映: スタートアップの技術を評価した結果をまとめるレポートには、技術的な優位性や課題に加え、知財の強弱、FTOリスク、権利関係の明確性などの知財評価結果を含めるようにします。
• 秘密情報の適切な管理の実行: 連携の過程で受け取ったスタートアップの秘密情報を、契約や社内規程に従って適切に管理・使用する責任は技術チームにあります。アクセス制限や使用目的外での使用禁止などを徹底します。
• 自社の成果の適切な記録と知財化検討: 共同開発等で自社が生み出した成果（発明の芽、ノウハウなど）については、適切な記録を残し、自社の知財として保護すべきかを知財部門と検討します。

結論

スタートアップとの技術連携は、大企業の技術者にとって、新たな技術に触れ、研究開発を加速させる刺激的な機会です。しかし、その成功には、知財に関するリスクを正しく理解し、技術評価、契約交渉、そして連携の実行プロセス全体を通じて知財の観点を取り入れることが不可欠です。

技術者の皆様が、単なる技術の受け手・開発者としてだけでなく、知財の重要性を理解し、自社の知財部門や法務部門と連携しながら、スタートアップ連携における知財の課題解決に主体的に取り組むことで、より価値の高い技術連携を実現し、自社の研究開発、ひいては事業成長に大きく貢献できると確信しております。

日々の業務の中で、スタートアップ連携の機会があれば、ぜひ本記事で解説した知財のポイントを思い出し、技術者視点での知財評価やリスク検討に取り組んでいただければ幸いです。